[공공투데이 서울=강문정 기자] 우리 주변 일상 생활공간에 눈에 띄는 우유 제품 중 “맛있는 우유”라는 상표가 있다. 이 브랜드가 상표 등록이 가능한지, 또 알파벳·숫자 각각 하나만으로 조합된 'K2' 같은 흔한 상표들도 등록 가능한지 공공투데이가 9일 전소정 변리사를 만나 자세한 정보를 들어봤다.

이같은 브랜드에 대한 상표 등록은 '식별력' 차이에 의해 가능할 수도, 가능하지 않을 수도 있는 사실상 판가름 할수 있는 가장 중요한 잣대가 되고 있다.  

한국 및 중국을 포함한 대부분의 세계 국가들은 독점배타권인 상표권을 받기 위해 해당 상표가 '식별력'을 갖출 것을 강도높게 요구하고 있을만큼 결정적 등록 요소로 꼽힌다.

일단 식별력이 무엇인지 전문가에게 자문을 구했다. 전 변리사는 이날 식별력이라는 것은 "자신의 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 능력'을 말한다"며 즉, "소비자들이 브랜드만 보더라도 나의 제품과 타인의 제품을 구별할 수 있어야 하는 것이 기본적인 상표의 기능이라 할 것인데, 이러한 힘이 없거나 극히 약한 상표는 상표 등록을 해줄 수 없다는 것"이라고 설명했다. 

중국도 마찬가지 이런 식별력을 갖춰야 된다고 목소리를 높이고 있는 분위기다. 다만 한국과 식별력에 대한 판단 기준, 판단 방법 등이 상이하다 보니 중국에 브랜드 런칭 계획이 있는 기업들은 '중국 식별력'부터 숙지해 두는 것이 좋을 듯 싶다. 

결론은 불가능 하면서도 식별력 문자·도형 등을 '넣고 안넣고'에 따라 상표 등록이 갈려 질 수 있다. 이는 한국 상표법 제33조 제1항 제4호는 “현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표”는 등록 받을 수 없다"고 규정하고 있다. 여기서 '현저한 지리적 명칭'은 유명한 지명을 말한다. 다시말해 서울, 압구정, 런던, 뉴욕 등 일반 소비자들이 누구나 알 수 있을 정도로 유명한 국내외의 지리적 명칭만으로 상표 등록이 불가하다는 뜻이다. 단, 현저한 지리적 명칭에 식별력 있는 문자나 도형과 결합 했을 경우 상표 등록은 가능해 진다. 

예컨대 ”PARIS LOHAS”라는 상표를 출원하려고 한다면 현저한 지리적 명칭인 'PARIS'가 포함돼 있더라도 'LOHAS'라는 식별력 있는 어떤 상표와 결합하면 등록이 가능하다는 것을 말한다. 

하지만 중국 내 사정은 다르다. 중국에서는 현저한 지리적 명칭이 포함돼 있다는 이유만으로 출원 시작부터 거부될 수 있다. 실제 사례를 보면, 'cafe KONA QUEENS(카페코나퀸즈)'라는 커피 브랜드는 하와이의 '코나(KONA)'라는 지역의 산지에서 나는 원두로 만든 커피를 판매한다는 것이 특징이다. 

현저한 지리적 명칭인 '코나(KONA)'를 넣은 카페 상표권을 갖기 위해 무리수를 던졌다. 일단 영문 “cafe KONA QUEENS” 바로 아래, 작은 영문 “Hawaiian Queen Coffee”를 추가로 병기해 중국 상표 출원 등록을 시도했으나 예상대로 거절 당했다. 

앞서 언급했던 현저한 지리적 명칭으로 판단되는 'Hawaiian=夏威夷人: 하와이인의, 하와이']이라는 유명 지리적 명칭 표기가 걸림돌이 되면서 등록을 거절 당한 것이다. 이후 복심(재심)을 청구하더라도 결국 승소 가능성은 희박하다는 의견이 지배적이다. 이는 중국에서는 지리적 명칭이 포함된 이유로 등록이 보이콧 될 가능성이 높다는 시사점을 본 사례에서 던져 주고 있다. 

그렇다면 한국의 경우 어땠을까? 결론은 상표 등록이 가능했을 것이란 전문가의 의견이다. 이에 전 변리사는 "우리나라였다면 비록 현저한 지리적 명칭인 'Hawaiian'이 포함 됐더라도 다른 식별력 있는 요소인 도형과 문자가 함께 결합된 요건을 충족하고 있어 아마도 등록을 해주었을 것"이라고 분석했다.

설령 'Hawaiian'를 포함시켜 상표 등록이 가능해 지더라도 실제 독점권을 형성하기 어려워 상표권 권리를 갖지 못할수 있다. 그렇게 되면 다른 경쟁 카페에서 유사한 상표를 등록하더라도 자신의 상표에 대한 소유 권리를 요구할수 없는 부작용이 생기는 것은 당연하다. 이후 이 회사는  Hawaiian을 제외한 cafe KONA queens로만 최종 상표 등록을 받았다. 

이와 관련 지심특허법률사무소 전소정 파트너변리사는 이날 본지와 인터뷰에서 "등록 가능성을 조사할 당시에는 포함되지 않았던 지리적 명칭이나 상품의 품질을 나타내는 부기적 표현을 출원 시에 덧붙이는 바람에 거절되는 경우가 적지 않다"면서 "자칫 상표명에 현저한 지리적 명칭을 무리하게 포함시킬 경우, 상표 등록이 한 번 거절 결정을 받았다가 재출원 해야 하는 불필요한 비용과 시간이 낭비 될수 있다"고 조언했다. 

중국에서 지리적 명칭과 관련된 심사 선례는 다음과 같다. 

이처럼 중국에서는 현저한 지리적 명칭이나 상품의 성질을 직접적으로 나타내는 표기를 포함할 경우 한국보다 거절 결정을 내릴 가능성이 훨씬 높다. 이 때문에 자신이 지닌 상표에 지리적 명칭이나 상품의 성질을 직접적으로 표현하는 말이 포함 됐다고 한다면 출원 시, '견본에 포함시킬 지'에 대한 여부를 우선 고민해 볼 필요가 있다.

첫 출원 단계부터 식별력 주장을 펴기 힘는 'Korean', 'No.1' 등의 단어를 포함시키는 것 보다 상표 출원의 상표 견본 형태는 주요부를 중심으로 하고, 부기적 부분에 대해서는 이후 사용 시에 결합해 사용하는 방향이 조속한 권리화에 바람직하다고 전문가들은 보고 있다. 

기업의 가치와 밸류, 소비자 인기를 가늠할수 있는 상품이나 서비스계에서 '최고' 품질을 의미하는 'TOP'은 식별력이 과연 있을까?라는 궁금증을 본지가 전문가애게 질문을 '툭' 던졌다. 

결과적으로, 전 변리사는 이에 대해 한국에서라면 'TOP'을 포함하는 것만으로 상표 등록을 받기가 어렵다는 답변이 돌아왔다. 아무래도 중국보다 영어를 더 많이 사용하고 있는 한국의 비지니스 관계에 대한 현실을 감안 했을 때, 예상대로 'TOP'만을 가지고 상표 등록이 어렵다는 전문가의 진단이 나왔다. 

하지만 중국에 대한 식별력 판단 기준 상황은 달라질수 있다는 것이다.

TOP과 같은 다양한(아래 사진) 상표들이 등록돼 한국 기업의 'TOP'을 포함하는 상표 등록을 인정 받지 못하고 모두 거절 됐다. 'TOP'이라는 말은 중국 소비자들도 '최상의, 최고의'라는 뜻으로 직감될 수 있으므로 식별력이 약하다고 주장하는 취지의 불복을 제기하였으나 이를 받아 들이지 않았다. 

이에 전 변리사는 "중국에 상표 출원을 하기 위해서는 자신의 상표가 보편적으로 사용되는 쉬운 단어이기 때문데 식별력이 약하다고 판단 되더라도 미리 단정지어서는 안된다"고 지적하고 "또한, 현저한 지리적 명칭과 같은 단어들을 포함하여 출원할 필요가 있는 지를 다시 한번 점검한 뒤 출원을 진행해야 한다"고 덧붙여 설명했다.

한국과 중국 상표 등록 과정이 비슷할 것이라고 생각한다면 '큰 코' 다친다. 이는 안이하게 대응했다가는 불필요한 시간과 비용이 낭비 될수 있기 때문이다. 

일단 출원하려고 하는 상표에 대한 정밀한 검색과 등록가능성에 대한 사전 조사가 매우 중요하다. 사전 출원 여부를 검색할 때부터 비용이 들어간다는 이유로 검색을 생략하고 무작정 출원부터 진행 시킬 경우 사전 조사에서 '필터링' 되면서 '거절 결정' 되는 낭패를 겪을수 있기 때문이다. 

이에 지심특허법률사무소 전소정 파트너변리사는 "중국 상표 출원 전에는 중국에서의 상표 등록 가능성에 대한 사전 조사를 반드시 거친 후 출원하려는 상표명을 우선 확정해야 한다"면서 "그 조사 결과를 바탕으로 네이밍이나 향후 상표 사용 형태들을 전문가와 차근차근 상의하여 정해 나가는 것이 성공적인 중국 상표 등록 확보의 가장 큰 비결"이라고 말했다. 
/강문정 기자

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강문정 기자 kmj@publictoday.co.kr 다른기사 보기